iPhone: Justiça vai decidir quem é dono da marca

Quem não registra não é dono. Esta máxima do ramo imobiliário traduz a importância da propriedade privada e um requisito exigido pela lei para que um bem imóvel seja transferido de uma pessoa para outra.

E o que dizer sobre a propriedade das marcas que identificam produtos e serviços no mercado? É natural que seus criadores busquem o direito de utilizá-las de forma exclusiva, o que, na prática, significa ter sua propriedade.

Para adquiri-la, fazem um requerimento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão competente para a concessão dos registros de marcas. Após o cumprimento de algumas etapas, a análise dos requisitos legais e o decorrer de alguns anos, o registro é concedido e vale para todo o território nacional.

A partir de então, nenhum concorrente daquele criador poderá explorar uma marca igual ou semelhante àquela registrada. Sua propriedade é garantida, correto? Nem sempre. Em algumas situações, o uso de uma marca pode ser considerado mais importante que o registro concedido pelo Estado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará em breve caso que poderá se tornar um marco sobre esta questão. Trata-se da disputa travada entre a APPLE e a GRADIENTE sobre o direito de uso da marca IPHONE. Tanto é que a corte atribuiu ao recurso o caráter de repercussão geral, ou seja, a decisão deste caso individual trará impactos na interpretação e julgamento de casos semelhantes.

O recurso foi levado à corte pela GRADIENTE, que já sofreu derrotas nas instâncias ordinárias e no Superior Tribunal de Justiça.

A história começou em 2000, quando a empresa anunciou o lançamento do G GRADIENTE IPHONE, aparelho que permitia ligações telefônicas e acesso à internet. No mesmo ano requereu o registro da marca ao INPI para a classe de aparelhos telefônicos e celulares.

Ocorre que o registro só foi concedido pelo órgão em 2008, quando a APPLE já vendia seus IPHONES no mercado brasileiro (o lançamento ocorreu em 2007). A empresa americana havia requerido o registro da marca em várias classes no INPI e, em 2013, propôs uma ação de nulidade parcial do registro da GRADIENTE, solicitando que ela fosse impedida de utilizar o termo IPHONE de forma isolada.

A alegação era de que, à época do pedido de registro feito pela GRADIENTE, a expressão “IPHONE” tinha um significado meramente descritivo e que, de acordo com a lei, ela não poderia ser apropriada como marca, dada a ausência de sua distintividade. Para entendermos melhor, era como se o dono de uma padaria obtivesse o registro da marca “PÃO BENTES” e quisesse se apropriar do uso exclusivo da palavra PÃO.

A APPLE alegou ainda que foi ela quem atribuiu um caráter de distintividade à palavra IPHONE, que deixou de simplesmente descrever um telefone com acesso à internet para tornar-se uma marca mundialmente conhecida.

Sustentou, enfim, que no momento da concessão do registro à GRADIENTE (em 2008) o INPI não poderia ter desprezado esse novo significado da expressão e, por isso, a anotação do registro deveria trazer a ressalva de que a empresa brasileira não poderia usar o termo IPHONE de forma isolada.

Outra ponderação de peso foi no sentido de que a GRADIENTE paralisou suas atividades durante um longo período (quando esteve em recuperação extrajudicial) e que seu aparelho só foi de fato lançado no mercado em 2012.

Os argumentos da APPLE foram acolhidos pelo Juiz de 01° grau, pelo Tribunal Regional Federal e pelo STJ. Houve um consenso entre os julgadores de que o INPI não poderia ter desprezado a dimensão que o “mercado” do IPHONE tomou entre os anos de 2000 e 2008 e que, mesmo sem o registro em seu favor, a APPLE tem o direito de impedir que a GRADIENTE utilize a expressão de forma isolada.

Ressaltaram ainda que a demora na análise de pedidos de registro de marcas acaba penalizando empreendedores, já que registros são concedidos desprezando-se a evolução do mercado.

No STJ prevaleceu o entendimento do ministro relator Luis Felipe Salomão, que adotou a teoria denominada secondary meaning, De acordo com ela, um sinal de caráter genérico ou descritivo pode adquirir uma eficácia distintiva pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. Essa nova característica nasce, então, da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca. Para o ministro, isso ocorreu com a expressão IPHONE utilizada pela APPLE. Já No G GRADIENTE IPHONE o termo era usado de forma secundária dentro do conjunto da marca..

ARGUMENTOS DA GRADIENTE E DO INPI

A GRADIENTE e o INPI têm tentado, sem sucesso, alterar o entendimento dos julgadores. A empresa apresenta, dentre outras alegações, a de que o termo IPHONE já tinha um caráter distintivo quando ela solicitou o registro. Ressalta, também, que a aquisição da propriedade de uma marca se dá pelo registro e não em razão de seu uso.

Já o INPI argumentou que as decisões favoráveis à APPLE subverteram totalmente o regime atributivo de registro que prevalece no país e que estariam privilegiando quem usa a marca sem a outorga do direito pelo órgão competente. Sustentou, também, que enquanto analisa os pedidos encaminhados ao órgão não há como acompanhar o desenvolvimento de outras marcas no mercado. Por fim, salientou que um requerente de registro de marca pode ser duplamente penalizado: com a demora na concessão da marca e com o privilégio dado a um concorrente que adquirir o direito de uso da marca sem tê-la registrado.

Tais ponderações ainda podem ser analisadas pelo STF, que deverá dar a palavra final sobre o caso. O cenário, porém, não é muito promissor à GRADIENTE, ainda mais se considerarmos o parecer do Procurador-geral da República, Augusto Aras. Para ele, o registro não deve ser necessariamente concedido a quem primeiro o requereu. Devem ser considerados, também, o contexto econômico e do mercado de consumo existente no momento de sua análise.

O que podemos concluir, portanto, é que aquele que deseja a propriedade de uma marca deve estar ciente também que sua exploração é tão importante quanto o registro.

Texto publicado na coluna Direito e Inovação do Portal UAI -Estado de Minas